La gestion de noms de domaine et du droit des marques est un conflit permanent sur Internet. Au titre de la protection des marques, les entrepreneurs français sont en droit d’exiger du titulaire d’un nom de domaine éponyme le transfert de ce dernier, sur le grief du délit de contrefaçon. Ceci dit, les règles juridiques sont plus complexes: difficile application de la territorialité d’une loi nationale si le titulaire est à l’étranger, conflit d’antériorité, spécialité de la marque, etc.

Le propriétaire d’une marque protégée en France (à l’INPI) est en droit de faire cesser l’utilisation d’un nom de domaine par une autre personne doit démontrer impérativement:

1 – que sa marque est antérieure au nom de domaine créé par le tiers. C’est le principe d’antériorité. Une marque est protégée en France que si elle a été déposée ET enregistrée à l’INPI (institut National de la Propriété Industrielle) pour une marque française; ou à l’OHMI (Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur) pour une marque communautaire; ou à l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) pour une marque internationale. Dès la date de dépot, le droit des marques s’applique à celle qui vient d’être déposée dans les dispositions déclarées et dans les secteurs enregistrés. Deux cas se présentent alors:

• Nom de domaine enregistré avant le dépôt de la marque. Le titulaire dispose de l’antériorité potentiellement opposable si:

• il est présenté comme un signe distinctif. Le nom de domaine doit être distinctif (pas de nom générique ni de descriptif) et exploité aussi de manière distincte;

• il n’est pas substantif générique ou descriptif.

• Nom de domaine a été enregistré après le dépôt de la marque:

• Le propriétaire de la marque dispose de l’antériorité. Il doit ensuite prouver les autres conditions.

2 – que sa marque soit distinctive du nom de domaine. C’est le Principe de distinctivité. Juridiquement, une marque n’existe que si elle est distinctive à l’égard des services qu’elle désigne, ou des produits, sous peine de nullité. La marque doit alors absolument éviter d’avoir un nom générique, terme qui pourrait être nécessaires aux concurrents (e.g. « chocolat », « lessive »).

3 – que les services offerts par l’intermédiaire du nom de domaine soit identiques ou similaire (c’est-à-dire dans un secteur concurrentiel direct avec la marque) à ceux désignés dans le certificat d’enregistrement de la marque. C’est le principe de spécialité. Des classes de la Classification internationale de Nice sont à choisir pour désigner les produits et services fournis par une marque dans son activité. C’est en fonction de ces classes que la marque est protégée. Ainsi, si vous vendez du textile, vous choisissez cette activité; votre marque ne sera alors pas protégée pour une autre société proposant des assistantes ménagères à domicile, idem pour le nom de domaine.

• Si le titulaire du nom de domaine exerce la même activité que celle désignée dans le certificat de marque, alors la contrefaçon sera retenue. Le propriétaire peut exiger le transfert du nom de domaine ou sa radiation. Cependant, si le titulaire du nom de domaine n’a pas fait d’utilisation sérieuse du site et des services, l’incrimination de contrefaçon sera écartée.
• Si le nom de domaine est sur une activité différente de celle déclarée par la marque, il n’y aura pas de caractérisation de la contrefaçon. Toutefois, le propriétaire s’expose, dans certains cas précis (marque renommée), à engager sa responsabilité civile pour préjudice subi par la marque aux termes des articles 1382 et suivants du code civil.

4 – que le principe de territorialité soit respecté: les services offerts sont disponibles sur le sol français (sinon, le droit français ne peut pas s’appliquer, logique non?). Lors de l’enregistrement, la marque est enregistrée pour un territoire donné: France, Royaume-Uni, Union européenne, etc. Malgré les problèmes liés à l’internationalisation du réseau Internet et de la difficulté de gérer les frontières et les droits nationaux, le juge français considère qu’offrir des produits ou des services, de les promouvoir à destination du consommateur français suffit à considérer qu’ils sont disponibles sur le territoire national français. Certains indices permettent de trancher: la langue française, le paiement en euro, une adresse en France, etc.

Le propriétaire est donc chargé d’apporter ces quatre preuves pour tenter de faire respecter son bon droit alors que le titulaire du nom de domaine n’a qu’à prouver qu’une seule de ces conditions soit fausse ou fasse défaut pour s’extirper d’une action en contrefaçon. Il gardera ainsi la jouissance du nom de domaine et de son activité et pourra même entamer une demande reconventionnelle en procédure abusive, même si cela est accessoire et légèrement… abusé .

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